Что должны знать предприниматели о своих товарных знаках? Последствия неиспользования товарного знака в Узбекистане.

     В данной статье мы расскажем об особенностях использования и неиспользования товарного знака в Узбекистане. Под товарным знаком имеется в виду охраноспособное обозначение, представляющее собой логотип, бренд, торговое наименование и т.д. Любой уважающий себя предприниматель имеет дело с правовой защитой своего товарного знака и понимает важность интеллектуальной собственности в бизнесе. Однако, предприниматель, в силу отсутствия четкого понимания закона, может лишиться прав на свой фирменный бренд в связи с его неиспользованием.

     В Узбекистане для того, чтобы зарегистрировать товарный знак предприниматель сперва обращается в уполномоченный государственный орган, т.е. Агентство по интеллектуальной собственности при Министерстве Юстиции РУз (далее - Агентство), и в течение установленного срока (примерно 7-8 месяцев) получает свидетельство о регистрации товарного знака в отношении определенных товаров и услуг. Что самое главное, зарегистрированный товарный знак предоставляет право защищать тот или иной бренд от недобросовестного использования товарного знака со стороны третьих лиц. Но, с другой стороны, на предпринимателя также возлагается обязанность использовать зарегистрированный товарный знак надлежащим образом в течение 5 лет (льготный период).


     Каким образом обязанность по использованию товарного знака формулирована в законе?

     Законодательство прямо не обязывает правообладателей товарных знаков использовать товарный знак, также не предусматривает какие-либо санкции за неиспользование товарного знака. Однако, закон предоставляет другим лицам право обращаться в суд с требованием о прекращении действия товарного знака, если товарный знак не используется в течение 5 лет.

     Так, статья 25 Закона РУз «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон/Закон о товарных знаках) гласит, что действие свидетельства на товарный знак может быть прекращено досрочно (i) полностью или частично на основании (ii) решения суда, принятого по заявлению (iii) заинтересованного лица, при неиспользовании товарного знака непрерывно (iv) в течение последних пяти лет его действия, а также при нарушении соглашения об использовании коллективного знака. При решении вопроса о досрочном прекращении действия свидетельства на товарный знак в связи с его неиспользованием могут учитываться представленные владельцем товарного знака доказательства неиспользования товарного знака (v) по независящим от него обстоятельствам.

     Жирным шрифтом выделены главные фрагменты, используемые при применении данной статьи закона. Ниже приводятся разъяснения по выделенным формулировкам:

     (i) полностью или частично – товарный знак может быть зарегистрирован в отношении разных товаров и услуг. Международная классификация товаров и услуг предусматривает 34 вида товара и 11 видов услуг, в общей сложности 45 классов. Иными словами, правообладатель сам принимает решение в каких классах регистрировать свой товарный знак. Например, брендовое наименование MINISO охраняется в разных классах, так как под данным брендом выпускаются разного вида товары. Также, национальный бренд AKFA в данное время используется в различных направлениях бизнеса, в связи с чем зарегистрирован в разных классах Понятие «полностью» используется при прекращении действия товарного знака в отношении всех зарегистрированных классов, а понятие «частично» в случае, если испрашивается прекращение действия товарного знака только в одном или некоторых классах товарного знака, а также в отношении определенных видов товаров и услуг. Более того, понятие «частично» используется также в случаях, когда действие товарного знака по международной регистрации, охраняющегося в нескольких странах мира, досрочно прекращается в связи с неиспользованием только на определенной территории. Например, по экономическому делу № 1001-1712/20664, рассмотренному Ташкентским межрайонным экономическим судом, действие товарного знака по международной регистрации было досрочно частично прекращено в связи с неиспользованием только на территории Узбекистана. При этом, товарный знак по международной регистрации продолжает действовать в других странах, где было предоставлена правовая охрана.

     (ii) решения суда – действие товарного знака может быть прекращено в связи с неиспользованием только на основании судебного решения. Экономические (если спор между юридическими лицами) и гражданские суды (если в спор вовлечено физическое лицо) являются уполномоченными судами по рассмотрению споров по данной категории. Само Агентство, а также какие-либо другие государственные органы не уполномочены рассматривать споры, связанные с неиспользованием товарного знака.

     (iii) заинтересованное лицо – только лицо, прямо заинтересованное в прекращении действия того или иного товарного знака в связи с его неиспользованием, может обращаться в суд. К сожалению, в законе нет конкретного определения какие лица являются заинтересованными, однако имеется сложившаяся судебная практика по определению заинтересованности истцов в данной категории дел. В частности, в рамках экономического дела № 4-10-1809/164, рассмотренного Экономическим судом города Ташкента, установлено, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию. По другому экономическому делу № 1001-1708/208, рассмотренному Ташкентским межрайонным экономическим судом, суд не признал заинтересованность истца, в связи с тем, что деятельность истца не была связана с использованием спорного товарного знака в отношении зарегистрированного класса. С другой стороны, зачастую, истцы пытаются доказать свою заинтересованность путем представления документа, подтверждающего факт подачи лишь заявки на государственную регистрацию аналогичного товарного знака, тем самым обосновывают свою позицию на будущем намерении использовать товарный знак. Учитывая, что судами были применены разные подходы по оценке заинтересованности, выражающейся в поданном заявке на регистрацию товарного знака, данный вид заинтересованности всегда подлежит индивидуальному рассмотрению.

     (iv) в течение последних пяти лет действия товарного знака – иск о досрочном прекращении действия товарного знака может быть подан при наличии доказательства о неиспользовании товарного знака за последний 5 летний период действия знака. Например, если товарный знак зарегистрирован в 2010 году, при этом полагается, что товарный знак не используется в течение последних 5 лет, заинтересованное лицо должно доказать факт неиспользования товарного знака за период 2015-2020 гг. Примечательно, что в предыдущей редакции Закона о товарных знаках формулировка пятилетнего срока выглядела иначе, т.е. вместо «в течение последних пяти лет действия товарного знака» использовалась фраза «в течение любых пяти лет действия товарного знака». Другими словами, раньше можно было досрочно прекратить действие товарного знака вне зависимости от того используется ли товарный знак в настоящее время или нет. К информации, текущая редакция Закона, предусматривающего пятилетний льготный срок, должна быть изменена в ближайшее время в соответствии с Постановлением Президента РУз за № 4168 «О мерах по совершенствованию государственного управления в сфере интеллектуальной собственности». Согласно ПП № 4168 пятилетний срок подлежит уменьшению до трех лет.

     (v) по независящим от него обстоятельствам – Закон предусматривает, что предоставленный льготный срок (5 лет) может быть прерван/продлен в случае, если правообладатель товарного знака докажет, что использованию товарного знака препятствовали независящие от правообладателя обстоятельства. Опять-таки, в законе нет конкретного определения о том какие обстоятельства могут быть приняты во внимание, поэтому данный вопрос подлежит индивидуальному рассмотрению судом. Тем не менее, по хозяйственному делу 10-1510(13)/25633, рассмотренному Хозяйственным судом города Ташкента в рамках первой инстанции суда, ответчик – правообладатель товарного знака заявил о том, что ответчиком была проведена подготовительная работа по запуску производства товаров с использованием товарного знака, в частности были привезены оборудования, сырья, пресс формы, а также были получены соответствующие сертификаты на производство, но подготовительная работа потребовала больше времени чем ожидалось, поэтому ответчик не смог использовать товарный знак должным образом. Однако, суд не счел данное обстоятельство уважительным и не признал его как независящее обстоятельство от правообладателя товарного знака.

     В экономических реалиях Узбекистана, пятилетний льготный срок – более чем достаточно для использования товарного знака. Для сравнения, в России и в Казахстане льготный срок составляет три года. Таким образом, неиспользование товарного знака без уважительной причины однозачно может повлечь прекращение действия товарного знака в случае возбуждения судебного дела. Чтобы избежать досрочного прекращения действия товарного знака, необходимо его использовать надлежащим образом в отношении товаров и/или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.


     Что такое использование товарного знака?

     Существуют разные виды использования товарного знака. Но, прежде всего товарный знак должен использоваться на товарах или в отношении услуг, для которых товарный знак предназначен. Использование товарного знака – это применение товарного знака, в зарегистрированном виде, на товарах (также в отношении услуг) или на упаковках товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Использование товарного знака в отношении других видов товаров и услуг, нежели зарегистрированных, не будет считаться надлежащим использованием товарного знака.

     Закон о товарных знаках регламентирует следующие виды использования товарного знака:
     1. Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора;

     Комментарии: очень важно отметить, что использование товарного знака должно осуществляться самим правообладателем или лицензиатом, который имеет право на использование товарного знака. Часто бывают, что крупные компании, в основном производители, используют товарные знаки через свои аффилированные компании. В таких случаях, наличие документа, подтверждающего аффилированность производителя с компанией, обладающей товарным знаком, гарантирует надлежащее использование товарного знака по Закону.

     2. Использованием может быть признано также применение товарного знака:

  • в рекламе (в случае если размещение рекламы осуществляется иным лицом, необходимо иметь документы, свидетельствующие что реклама размещена по заказу правообладателя товарного знака);
  • печатных изданиях;
  • на официальных бланках, вывесках;
  • при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках;
  • на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Республики Узбекистан;
  • на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (договора, заключаемые для купли-продажи товаров или оказания услуг под товарным знаком, коммерческие предложения и т.д.);
  • в доменном имени.

     Каждому предпринимателю следует знать, что товарный знак должен использоваться в том виде, в котором он зарегистрирован. Иногда, предприниматели регистрируют товарный знак, исполненный в разных алфавитах, или в разных цветовых сочетаниях, при этом товарный знак фактически используется несколько иным образом. Например, наименование лекарственного средства ПЕНТАФЛЮКС зарегистрировано в качестве товарного знака, состоящего из двух одинаковых слов, но в разных алфавитах: PANTAFLUX / ПЕНТАФЛЮКС. В данном случае, условно, если наименование лекарственного средства на маркировке товаров исполнено только на кириллице или только на латинице, это подразумевает, что товарный знак в виде двух слов PANTAFLUX / ПЕНТАФЛЮКС не будет считаться использованным. Такой же принцип применяется в отношении товарных знаков, регистрируемых в одном цвете, но использующихся в другом цвете. Следовательно, необходимо регистрировать товарные знак в том виде, как правообладатель использует или планирует использовать товарный знак. Если правообладатель не использует свой товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован, действие этого товарного знака может быть досрочно прекращено в связи с неиспользованием.

     С другой стороны, нормы Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1883г), участником которой также является Республика Узбекистан, в частности пункт 2 раздела «С» ст. 5 данной конвенции устанавливает, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

     Аналогичная норма, позволяющая применение товарного знака в отличающейся форме не закреплена в национальном законодательстве Узбекистана, однако правообладатель вправе вносить изменения в свидетельство о регистрации товарного знака по отдельным элементам товарного знака, не меняющим его существа (ст. 23 Закона о товарных знаках). Из чего следует, что применение товарного знака в несколько иной форме возможно только в случае внесения изменений в товарный знак в соответствии с Законом.

     Таким образом, при неиспользовании товарного знака правообладателем и/или при представлении фактов, подтверждающих факт неиспользования товарного знака, возникает потенциальная возможность досрочного прекращения действия товарного знака со стороны заинтересованных лиц.

     В заключение, хотелось бы отметить, что основная цель реализации принципа обязательного использования товарного знака заключается в стремлении законодательства обеспечить интенсивное функционирование товарных знаков в гражданском обороте и сократить случаи их регистрации лицами, которые сами их не используют, но могут препятствовать появлению на рынке товаров, маркированных такими товарными знаками или обозначениями, сходными с товарными знаками до степени смешения.